Komercjalizacja własności intelektualnej

Jeśli posiadasz prawa własności intelektualnej (IP), możesz uprawnić inną osobę prawną do korzystania z nich, czyli „udzielić licencji" na korzystanie z Twojej własności intelektualnej. Możesz również sprzedać swoje prawa, czyli „przenieść prawa własności intelektualnej".

Zanim zaczniesz negocjować umowę licencyjną lub umowę przeniesienia praw

W niektórych przypadkach przydatne może być zachowanie poufności niektórych informacji, takich jak:

• element danej własności intelektualnej, np. technologia, na którą nie złożono jeszcze wniosku patentowego, albo inna tajemnica handlowa
• sama umowa licencyjna lub umowa przeniesienia praw, szczególnie jej aspekty finansowe.

W tym celu należy zawrzeć umowę poufności z potencjalnym licencjobiorcą lub następcą prawnym.

Możesz również dokonać oceny swoich zasobów własności intelektualnej, poddając je audytowi własności intelektualnej. Takie badanie due diligence stanowi pogłębioną analizę w zakresie wszystkich aspektów Twoich praw własności intelektualnej.

Udzielanie licencji na swoje prawa własności intelektualnej

Jako właściciel IP możesz negocjować z innym podmiotem (licencjobiorcą) umowę licencyjną, która umożliwi mu korzystanie z Twojej własności intelektualnej. Możesz udzielić licencji jednej osobie („licencja wyłączna") lub kilku. Jeżeli udzielasz kilku licencji, mogą one być otwarte lub ograniczone do konkretnych sektorów lub terytoriów (franczyza).

W zamian otrzymujesz, jako licencjodawca, zapłatę za zezwolenie na korzystanie z Twojej własności intelektualnej, zwykle w formie opłat licencyjnych określonych jako wartość procentowa sprzedaży. Możesz również ograniczyć zakres korzystania z własności intelektualnej (do danego terytorium, danej dziedziny itp.).

W takim przypadku jako licencjodawca:

• zachowujesz prawo własności intelektualnej, nie następuje więc przeniesienie praw
• pozostajesz odpowiedzialny za zachowanie (oraz, w razie potrzeby, za ochronę prawną) tych praw własności intelektualnej.

Umowy licencyjne muszą być sporządzone z pomocą prawników i specjalistów ds. IP, jednak przed podpisaniem umowy trzeba ustalić niektóre zasadnicze kwestie.

Jak zawrzeć umowę licencyjną?

Minimalne wymogi zawarcia umowy licencyjnej:

• umowa musi być zawarta na piśmie
• umowa musi jasno stanowić, których dokładnie praw własności intelektualnej dotyczy
• trzeba określić datę rozpoczęcia, okres obowiązywania i datę rozwiązania umowy
• umowa musi określać uzgodnioną rekompensatę finansową, którą licencjobiorca płaci licencjodawcy (np. ewentualną kwotę ryczałtową, tantiemy itp.)
• trzeba określić, czy umowa ma charakter wyłączny czy niewyłączny
• trzeba określić wszystkie dozwolone warunki korzystania z IP
• trzeba określić terytorium, na którym licencjobiorca może korzystać z IP.

W niektórych krajach UE konieczne jest zarejestrowanie umowy licencyjnej, zazwyczaj w krajowym urzędzie en ds. własności intelektualnej.

Więcej informacji można znaleźć w zestawieniu informacji na temat umów licencyjnych en przygotowanym przez Europejski Punkt Informacyjny IPR en .

Przeniesienie praw: sprzedaż patentów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej

Możesz sprzedać swoje prawa IP (patenty, znaki towarowe, prawa autorskie itp.), przenosząc prawa własności intelektualnej. Podpisanie umowy o przeniesienie praw IP oznacza przeniesienie wszystkich praw, które pierwotnie posiadałeś w odniesieniu do danej własności intelektualnej.

Po zawarciu umowy o przeniesienie praw IP nie będziesz już podlegał żadnym obowiązkom związanym z daną własnością intelektualną (jak np. uiszczanie opłaty za ochronę). Nie będziesz również odnosił korzyści z ewentualnych sukcesów rynkowych produktu lub usługi.

Ponadto, o ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone w umowie przeniesienia praw, nie będziesz już mógł korzystać z danej własności intelektualnej (wynalazku, znaku towarowego itp.), dopóki jest ona chroniona.

Jak zawrzeć umowę o przeniesienie praw IP?

• Umowę należy sporządzić na piśmie i muszą ją podpisać obie strony – Ty i następca prawny.
• Należy jasno określić i zidentyfikować własność intelektualną, którą chcesz przenieść, na przykład podając jej numer rejestracyjny (jeśli jest zarejestrowana).
• Należy uzgodnić i zawrzeć w umowie rekompensatę finansową, którą wypłaci Ci następca prawny.
• Trzeba omówić ewentualne gwarancje dotyczące konkretnych szczegółów i włączyć je do umowy.
• Trzeba wskazać, które prawo należy stosować przy interpretacji umowy (na przykład prawo Twojego kraju UE) oraz określić jurysdykcję w przypadku ewentualnego rozstrzygania sporów, niezależnie od tego, czy będzie to organ arbitrażowy, czy sąd rejonowy.
• Pamiętaj o zarejestrowaniu umowy we właściwym urzędzie ds. własności intelektualnej, jeżeli jest to wymóg prawny.