Se sei il detentore di una proprietà intellettuale (PI) puoi concederne i diritti d'uso a un'altra persona giuridica: è il procedimento conosciuto come "accordo di licenza (IP licensing)". Puoi anche decidere di generare degli utili vendendo la proprietà intellettuale: in questo caso si parla di "cessione" o "trasferimento" della PI.
Prima di negoziare un accordo di licenza o di cessione
In alcuni casi può essere utile mantenere riservate alcune informazioni, ad esempio:
- la PI in questione - ad esempio, una tecnologia per la quale non è ancora stato ancora depositato alcun brevetto, o un altro segreto commerciale
- l'accordo di licenza o di concessione propriamente detto, in particolare i suoi aspetti finanziari
A questo scopo, è consigliabile stipulare un accordo di non divulgazione con il potenziale licenziatario o cessionario.
È inoltre possibile raccogliere e valutare le informazioni relative alla PI attraverso un' inchiesta sul dovere di diligenza in materia di PI; un esame approfondito di tutti gli aspetti relativi alla tua proprietà intellettuale.
Rilascio di una licenza per la tua proprietà intellettuale
Come detentore di proprietà intellettuale, puoi negoziare un accordo di licenza con un'altra entità (il "licenziatario") alla quale concedi il permesso di utilizzare la tua proprietà intellettuale. Puoi avere un unico licenziatario ("licenza esclusiva") o più licenziatari. Le licenze multiple possono essere aperte oppure limitate a particolari settori o aree geografiche (è il caso del franchising).
In cambio tu (il "licenziante") ricevi un compenso per aver concesso l'autorizzazione, in genere sotto forma di "royalty", definite come percentuale sulle vendite. Puoi anche fissare limiti per l'uso della proprietà intellettuale (area geografica, ambito di utilizzo, ecc.).
In questo caso, in qualità di licenziante:
- conservi i tuoi diritti sulla PI, il che significa che non vi è trasferimento di proprietà
- resti responsabile del mantenimento (e, se del caso, dei relativi procedimenti giudiziari) del diritto di proprietà intellettuale in questione
Sebbene gli accordi di licenza debbano essere redatti con l'assistenza di avvocatie professionisti in materia di proprietà intellettuale, alcune clausole chiave per la PI devono essere negoziate e incluse nell'accordo prima della firma.
Come stabilire un accordo di licenza?
Per stabilire un accordo di licenza occorre, come minimo:
- mettere l'accordo per iscritto
- chiarire esattamente quali diritti di proprietà intellettuale sono inclusi nell'accordo
- comunicare la data d'inizio, la durata e la risoluzione del contratto
- negoziare e specificare nell'accordo la compensazione economica che il licenziatario deve versare al licenziante (ad es. eventuale forfait, royalty, ecc.)
- indicare l'esclusività o la non esclusività dell'accordo di licenza
- menzionare tutte le condizioni per l'uso della proprietà intellettuale
- definire in quali territori il licenziatario può utilizzare la proprietà intellettuale
In alcuni paesi dell'UE occorre depositare l'accordo di licenza, di norma presso l'ufficio nazionale competente in materia di PI en .
Per saperne di più, consulta la scheda informativa sugli accordi di licenza en a cura dell' helpdesk europeo sui DPI en .
Cessioni: vendita di brevetti, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale
Puoi trasferire la titolarità dei tuoi diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, copyright o diritto d'autore, ecc.) cedendo/trasferendo la tua PI. Con una cessione di PI, trasferisci tutti i diritti che possedevi su una determinata proprietà intellettuale.
Una volta concluso l'accordo di cessione della PI, non avrai più alcuna responsabilità sulla PI in questione (ad esempio il pagamento di spese di rinnovo) e non potrai trarre alcun beneficio da eventuali successi commerciali del prodotto o del servizio in questione.
Inoltre, a meno che sia esplicitamente consentito nel contratto di cessione, non avrai più il diritto di utilizzare la PI in questione (invenzione, marchio, ecc.) finché sarà protetta dall'accordo.
Come si stipula un accordo di cessione di PI?
- Redigi una bozza scritta di accordo, che dovrà essere firmata da te e dal cessionario.
- Specifica e identifica chiaramente quale PI intendi trasferire, ad esempio indicandone il numero di registrazione (se si tratta di una PI depositata).
- Negozia e menziona nell'accordo la compensazione economica che il cessionario è tenuto a versarti.
- Discuti eventuali garanzie per dettagli specifici e includile nell'accordo.
- Specifica quale diritto andrà utilizzato per l'interpretazione del contratto (ad esempio il diritto del tuo paese dell'UE) e la giurisdizione competente in caso di controversie, se un organo arbitrale o un tribunale locale.
- Se costituisce un obbligo giuridico, accertati di registrare la cessione presso l'ufficio IP competente.